从先正达商标遭侵权案胜诉，看商标维权策略制定

      先正达商标遭侵权案例

      原告先正达公司，诉被告先正达上海肥料有限公司的两个侵权行为，一个是在域名、产品手册和商标上突出使用“先正达”标识侵害了其商标专用权；另一个侵权行为是被告在企业名称中使用了“先正达”文字。

      基于原告企业名称的影响力，被告构成了不正当竞争，原告要求被告停止侵权和赔偿损失。最终法院判决被告停止对商标专用权的侵害、变更企业名称，不得使用“先正达”文字、登报消除影响，以及赔偿原告经济损失50万元。可以说原告先正达公司在这场维权中获得全面胜利。

      商标风险管理策略

      1 供应商合作过程中的风险梳理

      商标方面目前法律纠纷主要包括以下两种情形。

      （1）较低风险

      跨国公司在中国境内已经注册了商标，委托我国企业贴牌生产后将其出口到指定的国家或地区，在这种情形下，国内供应商触犯商标侵权的可能性较小。

      （2）较高风险

      跨国公司在中国境内没有注册商标，而中国境内由其他权利人在相同或近似商品上注册了相同或相似商标，国内供应商企业生产的产品使用了国内权利人的商标，是否构成商标侵权。这种情形下就比较复杂，最基本的判定原则是看这种产品有没有在国内销售。

      如果代加工产品全部出口到跨国公司指定的国家或地区，而国内消费者没有途径接触的，一般不会将国内供应商企业定性为侵害商标专用权的行为。如果贴牌加工的产品在国内销售了，那需要综合考虑国内注册商标的知名情况，注册后的使用情况，是否属于恶意申请和囤积注册情形等，来综合判断国内供应商企业是否构成商标侵权。

      2 跨国公司商标管理要点

      首先，对合作的供应商加强审查，一方面是要审查供应商的企业资质，比如注册资本、员工人数、有无经营风险或者法律风险，这是对企业合同履行能力、赔付能力的基本审查要件，可以帮助跨国公司判断供应商资质，确定是否建立合作；另一方面要审查自己的商标权情况，是否还在存续期内，在定牌加工产品销往目的地国是否具有无瑕疵的商标专用权。

      其次，需要加强商标监控，跨国公司应尽量在加工方所在国取得商标权利，如果在中国境内未获得注册商标权，跨国公司和供应商都应当加大商标检索力度，在加工生产全流程，建立商标信息跟踪检索机制，避免他人抢注相同或近似商标，尽早发现加工方所在国的近似商标权利人，应尽早对相关商标提交异议、无效宣告或撤销三年不使用等申请，预先清除商标障碍或取得共存协议以应对潜在风险。

      最后，跨国企业需要签署完整的定作加工合同及出具完备的授权书等文件，在合同明确约定违约责任、解决争议的方法，贴牌加工遭遇的法律风险承担及追偿方式，减小跨国企业在承担侵权赔偿后，依据合同条款向代加工企业追偿的难度。

      3 国内供应商商标管理要点

      首先，国内供应商应加强审查义务，重点核实委托方在境外对该商标享有专用权，加工方对此进行了必要的审查，包括审查委托方的主体资格证明的真实性，贴牌加工的商标在注册国的真实性和有效性；国外客户就商标的贴牌使用给加工方提供了明确的授权，包括委托合同和授权使用注册商标的书面文件，最好要求公证；贴牌产品全部出口到国外，不在中国境内市场内流通。如果贴牌加工企业能够充分证明其获得合法授权，则在尽到相应的注意义务后，可以不被认定为侵犯境内商标注册人的商标专用权。

      其次，需严格按照合同约定使用商标，所有定牌加工产品必须交付境外委托方，不允许流入国内市场。如果是交付委托方后，委托方在国内销售侵犯他人商标权，则需要综合考虑代加工方是否知情，是否尽到合理审查义务，在国内销售过程中起到的作用等。

      需注意的是，对于贴牌加工是否构成商标法中的“使用行为”，近几年来最高院已给出比较明确的观点。最高院在著名的HONDA案中明确观点：国内加工方的行为只是贴附标志的行为，因其不具备商品属性，“既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能识别该商品来源的功能”，不属于商标法中的“使用行为”。但是如果代加工协议已经解除或期限届满后加工方仍生产委托方享有商标、技术等行为构成商标侵权。

      来源丨农药资讯网 磊子侃农药

      编辑丨农财君

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